[对专利法新颖性宽限期的分析与思考]专利法宽限期

　　该案例涉及专利复审委员会第1068号无效宣告请求审查决定。请求人山西兴达电器联合公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是该专利不具有新颖性，其根据是，由请求人所生产的与专利完全相同的产品已经销售。而专利权人王振民认为，专利权人曾与请求人当时的总经理签订过一份技术开发合同，技术合同的有效期为一年，合同规定双方对所开发项目的技术秘密和诀窍有保密义务，合同内容中涉及的技术产品即为本专利的产品，而在合同的有效期内，请求人销售上述产品违背了合同的规定，也违反了专利权人的意愿，且专利权人根本不知道这一公开销售的事实，因此，按照专利法第24条第1款第(三)项的规定，这种公开属于不丧失新颖性的公开。
　　专利复审委员会在决定中认为，专利法第24条第1款第(三)项规定中的他人包括除发明人或者设计人之外通过合法的或者非法的手段得知申请内容的人。例如，通过谈判技术转让或技术合作或合作开发得知申请内容的人，或者通过欺骗和间谍的手段得知申请内容的人。故本规定中的他人包括请求人及其总经理。且请求人销售上述本专利产品的时间在本专利的申请日之前的6个月内，因此，上述公开销售事实不导致本专利丧失新颖性。
　　从案例1可知，其决定中认为，所述“他人”不包括发明人或者设计人。
　　该案例涉及专利复审委员会第319号无效宣告请求的审查决定。第一请求人湖北省天门市五金二厂和第二请求人湖北省洪湖市日用五金厂分别提出了无效宣告请求。其无效的理由之一是认为本实用新型专利不具备新颖性，且提交了有关使用公开方面的证据，其中一份证据涉及原专利权人北京博达技术研究所洪湖市实验厂的职工叶喜新出具的反映其曾将有关本专利的技术图纸在本专利申请日之前四个月时提供给第二请求人的证明，而后第二请求人根据图纸研制并生产出涉及本专利技术的产品。
　　该无效宣告请求审查决定中指出，虽然专利权人与其职工之间未签订任何保密协议，但是按照商业惯例，单位的技术包括技术图纸、技术资料以及工装设备等是本单位花费人力财力开发研制或通过其他途径购买引进的，是其产品在同行业中能够参与竞争的最基本的保证，是一个单位赖以生存的资本，因此，作为单位的职工有义务为本单位的技术内容保守秘密，这种保密义务视为默示的保密义务。如果该单位未授权给某职工将该产品有关技术告知他人，那么，该职工在此产品上市之前将有关专利技术泄露给他人应视作未经专利申请人同意而泄露其内容。该职工泄露单位的技术属于专利法第24条所规定的不丧失新颖性的第三种例外情况。
　　从案例2可知，其决定中认为，“他人”包括申请人单位的职工，其有义务为本单位研制的产品保密，遵守默示的保密义务。而申请人单位的职工知晓本单位研制产品，那么，他很可能是发明人或设计人，或是与发明人或设计人密切相关的人如协作者或助手，也就是说，该案中，并没有排除发明人或设计人作为所述“他人”的可能性。
　　该案例涉及专利复审委员会第7442号复审请求审查决定。由于申请人不服审查员作出的关于本专利申请权利要求相对于对比文件1不具备创造性的驳回决定，提出复审请求，指出申请的第一申请人深圳太太药业有限公司(受让方)同第二申请人药物制剂国家工程研究中心所隶属的上海医药工业研究院及上海现代制药有限公司(转让方)签订了涉及本专利技术产品的技术转让合同，合同中写明了双方对于所有技术秘密，技术资料和设备工艺负有保密责任。而其中所述研究院的工作人员侯惠民(合同的签字代表人，也是本专利的第一发明人)和贺芬(第二发明人)与他人(来自解放军第四一一医院口腔专科中心)一起完成并公开发表了与本专利产品技术内容密切相关的文章即对比文件1，其中对比文件1的公开在本申请的申请日之前6个月内，侯惠民和贺芬分别是对比文件1的第7和8作者，申请人认为候惠民和贺芬未遵守合同约定的保密信约而将涉及发明创造内容的技术秘密泄露的情况属于专利法第24条第1款第(三)项所列情形，不丧失新颖性，故对比文件1不可以作为影响本专利创造性的现有技术。
　　该复审请求的审查决定中指出“被公开的发明创造内容必须直接或间接来自申请人，但泄露人不能是申请人本人，而可以是发明人和设计人，也可以是任何第三人”，另外，决定中认为，对比文件1中技术内容的公开是本申请发明人侯惠民和贺芬(第7和8作者)未遵守合同明示的保密约定，违反申请人之一即第一申请人的意愿，未经其同意而泄露的，对比文件1公开的时间在本申请的申请日之前6个月内，并且公开的技术内容来自于第一申请人所有的技术内容，而并非对比文件1的其他作者(即对比文件1的前6个作者)独立作出的，故对比文件1的公开属于专利法第24条第1款第(三)项规定的情形，对比文件1不应作为本发明不具备创造性的对比文件。复审决定中撤销了驳回决定。
　　案例3中实际上认为“他人”可以是申请人之外的未经其同意而泄露发明内容的发明人、设计人或第三人。
　　由上述三个案例可知，案例1和案例3中对“他人”是否包括发明人或者设计人的认定是截然相反的，案例2则明确申请人单位的职工需要遵守默示保密义务，属于“他人”，也就是说，实际审查中对“他人”的界定没有形成统一的标准。那么如何合理地理解“他人”这个概念呢?笔者进一步对相关“他人”的国内外的一些规定进行了分析。
　　 对专利法第24条中“不丧失新颖性宽限期”作进一步说明的审查指南第二部分第三章第5节中的规定，“宽琨期和优先权的效力是不同的。它仅仅是把申请人(包括发明人)的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不台法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。”显然，其中“第三人”在“未经申请人同意而泄露其内容的”的“他人”的范畴之内，但所述“申请人(包括发明人)”以及“第三人从申请人或发明人那里”是否隐含着“申请人”和“发明人”具有某种意义的等同，意味着“发明人”不属于“申请人”之外的“他人”呢?可见，审查指南的相关规定并不能明确“发明人或设计人”是否属于“他人”。
　　由于《巴黎公约》第十一条中对宽限期的规定只提供了较为原则的规定，其措辞也存在含糊之处，因而各国的实际做法很不统一产生了很多类型的新颖性宽限期。从宽限期的范围来看，可以划分为两种类型一种被称为狭义宽限期，另一种被称为厂义宽限期，其中对狭义宽限期的解释如下。主要包括申请人在申请日之前在政府主办或者承认的国际展览会上展出，以及第三人未经申请人同意或者违背其意愿而予以公开这两种情形。广义宽限期的解释为 除了包括 狭义宽限期所包含的情形之外，还包括申请人自己在公开出版物上发表其发明或者通过使用其公开发明，以及他人从申请人那里获知其发明的内容予以公开的情形，专利法第24条规定的新颖性宽限期属于狭义宽限期的类型。即如果从狭义宽限期角度看，则我国专利法第24条第1款规定中涉及的“他人”仅是指“第三人”，而不包括“发明人或设计人”。由此可知，案例1中对“他人”包括除发明人或者设计人之外通过合法的或者非法的手段得知申请内容的人(也就是第三人)实际上是严格按照狭义宽限期的规定进行处理的。而由广义宽限期的规定可以看出其中的“他人”涵盖了“发明人”或“设计人”，且不仅“他人”，就连申请人自己任何形式的公开都不影响其享受宽限期。上述案例2和3中关于“他人”的规定实际上是借鉴了广义宽限期中的规定。
　　由此可见，第三人属于“他人”的概念是勿庸置疑的，但是“发明人或设计人”能否归入“他人”的范畴在不同宽限期类型中的规定并不一致，那么，在我国目前的情形下，将“发明人或设计人”归入“他人”的范畴是否合理，是否能够更好地平衡申请人、专利权人和社会公众之间的利益呢?
　　2 对国际相关规定或解释的分析
　　采用上述狭义宽限期规定的国家除了我国之外，还主要包括《欧洲专利公约》的所有成员，根据1973年签订的《欧洲专利公约》第55条关于新颖性宽限期的相关规定可知，进行所述公开的人是除申请人与其合法继承人之外的。采用广义宽限期的具有代表性的国家主要包括美国，根据美国专利法第102条规定，其中隐含了这样的含义，即发明人本人或者其他人在申请日之前一年内作出的任何公开有关发明创造的行为均不影响其专利申请的新颖性。由于各国关于新颖性的宽限期的规定五花八门，给申请人在各国申请获得专利和行使其权利要求带来了不便，因此。有必要予以协调统一。
　　国际保护知识产权协会(A1PPI)早在1982年4月19～24日莫斯科会议的“发明人的在先公开和使用发明”的决议中就首次提出支持统一各国关于新颖性宽限期的规定，AIPPI主张中公开主体包括了“发明人”。世界知识产权组织(WlPO)在2001年11月举行的专利常设委员会第6次会议上修改的有关新颖性宽限期规定的条文中对“不影响专利性的信息(宽限期)”也有具体规定，其中对公开的主体非常明确，就是“发明人”或“第三人，该第三人以直接或者间接的方式从该发明人那里获知其发明的信息”。在2003年5月举行的世界知识产权组织专利常设委员会第9次会议上讨论新颖性宽限期问题时，欧盟轮值主席国希腊代表欧盟国家表明了如下立场：如果采用广义宽限期，则应当对新颖性宽限期的长度作出严格的限制，即自优先权日起6个月：新颖性宽限期可以涵盖在申请日之前发生的，会影响专利申请新颖性的所有公开有关信息的行为(实际上相当于同意采用广义宽限期的做法)。
　　可见，国际上对于宽限期的协调趋势要求公开的主体包含“发明人”。而对公开主体的适当放宽的同时采用对新颖性宽限期的长度作出严格的限制，即6个月期限而非12个月期限，以避免专利权人和社会公众之间的利益失衡，从而增加专利制度的确定性。
　　由于我国目前对于宽限期的时间长度规定正好6个月，因此借鉴广义宽限期中关于公开主体的规定，将“他人”的定义涵盖“发明人或设计人”有其合理性，但是否符合我国的实际情形呢?
　　由上述分析可知，对于“发明人或设计人”自身未经申请人同意而将发明创造予以公开的情形，不论采用“他人”包含“发明人或设计人”还是不包含“发明人或设计人”，都能找到其相应的规定或解释，其处理方式均相对较为容易，处理的结果无非要么对申请人有利，要么对社会公众有利。但是实际情形通常均较为复杂，例如，案例3，对比文件1包含8位作者，但是只有后两位作者即第7和第8作者为发明人，这种情形下对于“他人”是否包含“发明人或设计人”的界定就显得尤为重要。
　　现在就结合案例3对“他人”作进一步的分析。
　　首先，对比文件1的前6个作者才是对比文件1的主要作者，但他们不是签订技术转让合同的转让方的工作人员，而是来自与发明人即第7和第8作者所在单位不同的另一家单位，那么，必然就不受技术转让合同的制约，因此，前6位作者也就不需要遵守合同所约定的保密义务，也不需要经发明人所在单位即签订上述合同转让方的同意，即他们将对比文件1公开发表的行为并不受合同的制约，也不属于违约行为。
　　其次，依据发表文章作者排序的惯例，作者排序越靠前其对文章所付出的努力越多，一般第一作者才是文章或其中技术成果的主要贡献者，故对比文件1的技术内容是从该申请的发明人那里完全获得的可能性不大，且该专利的内容又是发明人所在的单位通过合同的形式转让给第一申请人的，所以，对比文件1是从第一申请人那里得到的可能性也很小。可见，依据目前的证据还不能认为对比文件1的前6位作者是从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的涉及发明创造的技术内容。因此，没有证据证明前6位作者属于未经申请人同意而泄露其内容的“第三人”，因此，无法界定前6位作者是否属于“他人”，而依据现有的证据也仅能看出发明人即第7和第8作者违反了技术转让合同约定的保密义务，公开发表了涉及发明创造内容的文章，属于“未经申请人同意而泄露其内容的”，那么，如果发明人也不属于“他人”，则对比文件1的公开就不属于专利法中“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形。而这样，对于不能充分地控制或抑制发明人或设计人泄露技术信息的生产企业或科研机构来说，发明人或设计人在申请日前的公开将使申请人丧失专利，而申请人只能看着辛苦创造的发明从指尖溜走。这对申请人要求太苛刻，简直是一种惩罚，而这种惩罚与发明人或设计人的疏忽或过失是不成比例的。
　　在我国，发明人或设计人最清楚其专利申请的技术内容，他有时候会在申请前无意识地公开其发明，如大学和学术研究机构，其研究论文经常被作为衡量其研究能力的指标，所以，他们有发表文章的“压力”，需要尽可能快地公开所研究成果。而他们提前公开基础性的研究成果对整个社会的知识创新，科学技术的发展有非常重要的意义。所以，此时给予发明人或设计人自己在申请目前公开其发明创造内容，而不影响随后提出的专利申请的新颖性，这可以为发明人或设计人作出发明创造提供比较宽松的环境，发明创造的及时发表也可使社会公众能够更快地获知新的技术，然后，在不断产生新技术的基础上，促进社会进步，发挥社会价值，从而达到整体利益的均衡。故“他人”涵盖申请人之外的“发明人或设计人”是符合我国国情和专利法的立法宗 旨的。
　　另一方面，根据我国专利法第六条的规定，职务发明创造申请专利的权利属于该单位，非职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人。由此在我国形成职务发明创造中“申请人”和“发明人或设计人”完全是两个不同概念，“发明人或设计人”申请专利的权利属于“申请人”。而我国申请专利的很大一部分是职务发明创造，即“申请人”是“发明人”或“设计人”所在的单位，故大部分专利申请中“发明人”或“设计人”与“申请人”概念不同。而且根据审查指南规定抵触申请中涉及的“他人”概念，其中仅指出此处所称的他人包括申请人部分相同的情形，由于同一措词应当表示同一概念。除非特别指明，那应当可以理解，只要与申请人不同就属于“他人”，他人“是指除申请人以外的任何人，还包括申请人不完全相同的概念。那么，理论上“发明人”或“设计人”还是应属于申请人以外的“他人”
　　此外，笔者注意到案例3的复审决定中确定发明人违反了申请人的意愿而造成的公开，另外，强调对比文件1不是前六个作者(即第三人)独立作出的，故不考虑其影响。对于“第三人的独立作出”，审查指南第二部分第三章第5节有这样规定“所以，从公开之日至提出申请的期间，如果第三人独立地作出了同样的发明创造，而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请，那么，根据先申请原则，申请人就不能取得专利权”。从中可见，“第三人”如果是独立地作出了同样发明创造并在本申请的申请日之前予以公开，才会使该申请的专利性受到影响。反之，如果不是第三人独立作出的发明创造，那么，不考虑该第三人对申请的专利性影响也是未尝不可的，因为宽限期的基点是给没有经验或有公开需求的发明人提供一个安全网，以弥补他们在新颖性标准遵守上的疏忽，因此，除第三人违背申请人意愿的公开情形外，其他公开形式应该只针对发明人及申请人的公开、进而结合案例3的处理，对比文件1不是其前6位作者独立作出的，所以，仅考虑发明人即第7和第8作者作为“他人”的影响，这样便于实际操作，有利于申请人合法获得专利权，从某种意义上说，这也是在鼓励发明创造，保护发明人和申请人。由此可确定，被公开的发明创造内容如果来源于另外独立地作出同样内容的第三人如单位或者个人，那么，其不属于“他人”。
　　另外，还需要补充一点的是，案例3处理中，专利法第24条规定的是不丧失新颖性的公开，而该案对比文件1是作为评价本申请不具备创造性的现有技术，即其中“他人”未经申请人同意而泄露的不是同样的发明创造，而是与发明创造内容密切相关的影响其创造性的内容。当然，根据审查指南第二部分第三章第5节中的规定“实际上，发明创造公开以后已经成为现有技术，只是这种公开在一定期限内对申请人的专利申请来说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术，并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日” 即作为专利法第24条规定的三种情形之一的他人曾未经申请人同意而泄露的内容实质上是影响该申请新颖性和创造性的内容，只是如果该内容公开在申请日之前的宽限期内视为不影响专利申请的现有技术，所以，案例3的处理中，认为对比文件1不能评价其专利申请的创造性、那么，是否可以这样理解，“他人”所公开的内容可以不仅仅是同样的发明创造，还可以是与发明创造密切相关的，足以损害其创造性的、
　　综上分析，笔者试图对新颖性宽限期中“他人”进一步进行如下的理解，第一，他人所公开的内容必须直接或间接来自申请人，且所公开的内容与发明创造密切相关，足以损害其新颖性和创造性的，且如果所公开的内容来源于另外独立作出影响发明创造的新颖性或创造性的内容的单位或者个人，申请人就不能享有本条规定的宽限期，第二，他人不能是申请人本人，但可以是申请人单位的工作人员，包括发明人和设计人，也可以是任何第三人，包括从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造进行某些公开的人 对于此观点，也可以得到新专利法详解对“他人”的解释的支持
　　审查标准的统一，有利于专利法在专利权人和社会公众之间实现利益平衡的公平和合理，结合本文内容，笔者考虑，审查指南对专利法第24条第1款第(三)项规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容”中的“他人”这个概念是否应予以明确定义?