美国专利实务手册【美国专利实务中违反衡平原则的行为】

　　美国所独有的专利权的不可强制执行 　　 　　在中国的专利诉讼中，被控侵权人常用的抗辩一般有：专利权无效，不构成侵权，先用权，公知技术等。而在美国却有一个独特的，中国所没有的抗辩形式，即主张专利权的不可强制执行。所谓专利权的不可强制执行，也就是虽然此专利的法律状态是有效的，但是法院不会再强制执行它。
　　专利权不可强制执行的抗辩不是基于美国的成文法，而是源于美国的专利司法判例。基于此抗辩，被控专利侵权人在专利诉讼中，可以以专利权人在专利申请过程中有违反衡平原则的行为而主张专利权不可强制执行。
　　
　　违反衡平原则行为的相关规定
　　
　　由于在美国专利商标局的专利审查是单方面的程序，通常，审查员只是在有限时间内通过自己进行前案检索所获得的信息来确定专利申请的可专利性。而大多情况下，发明人或申请人其实最了解专利申请的相关前案信息。因此，为了保护公众的利益，美国专利商标局将申请人有披露告知的义务，以及坦白和诚实的道德标准的相应规定写进联邦行政法规汇编和美国专利审查指南的600章和2000章中。
　　现将联邦行政法规汇编第37编，第56条部分摘录翻译如下：“每个参与到专利申请及审查过程相关的人均负有对专利局坦白诚实之义务，其中包括揭露他／她所知道的与可专利性实质相关的信息之义务”；“符合以下条件之信息将被认为与可专利性实质相关：a)该信息本身或与其他信息结合可以初步的判定专利权利要求的不可专利性b)该信息推翻了申请人关于可专利性的主张或与其主张不一致，或该信息推翻了申请人曾反驳专利局所作不具专利性之理由或与该反驳理由不一致”；“所谓‘与专利申请及审查过程相关的人’包括：a)该专利申请的每一个发明人；b)每位准备或从事该专利申请之代理人或律师；c)其他每个实质上参与准备该专利申请的人，以及与发明人，受让人相关的人，或任何对该专利申请让予负有义务之人”。
　　因此，若申请人在专利申请的审查中，没有尽到上述披露告知的义务，违背直率和诚实的道德标准，便可能被视为有违反衡平原则的行为。判断是否违反衡平原则行为的通常需要考虑两个要素：即遗漏的信息是否是与可专利性实质相关的信息和申请人的行为是否为“故意”误导专利局。
　　1　与可专利性实质相关的信息
　　与可专利性实质相关的信息，是指专利审查过程中可能会影响其可专利性或者揭露了审查员在审查专利时所重点关注的特征。其中，专利的审查过程包括新申请的审查过程，专利的再审查过程及再公告审查过程。专利申请人的揭露义务不仅限于申请人知晓的前案，还包括其他所有与专利的可专利性相关的信息，包括诉讼信息。根据美国专利审查指南，其中的诉讼包括涉案专利被提起无效的诉讼及指控该专利申请人欺骗或违反衡平原则行为的诉讼。
　　例如，在Critikon vs.Becton Dickinson案例中，由于Critikon公司没有在其专利再审查过程中尽到揭露涉及其专利的无效诉讼信息的义务，其专利被联邦巡回法院裁决为不可强制执行。联邦巡回法院审理后，判决Critikon公司的专利不可实施，因为Critikon公司在专利审查过程中存在违反衡平原则的行为。该违反衡平原则的行为为Critikon公司在其Lemiuex专利的再公告审查过程中没有揭露与Lem-uex专利相关的无效诉讼。而该无效诉讼中涉及的专利(Mcdonald专利)与Lemiuex专利的专利性实质相关，且该未揭露行为可被推断为存在误导的故意。
　　该案例中地区法院与联邦巡回法院的主要争议点在于诉讼中涉及的McdonaId专利是否是与Lamiuax专利的可专利性实质相关的信息。地方法院认为Mcdonald专利不是实质相关的是因为该专利与涉案专利实质上不同。但是联邦法院认为，Mcdonald专利揭示了两个重要特征，而该两个重要特征正是审查员在审查专利时重点考虑的特征，虽然该两个特征应用在两个完全不同的装置中，但也不能因此认定该Mcdonald专利不是与可专利性实质相关的信息。而根据MPEP§2001.06(c)(2005)，在Reissue案件的审查过程中，如果该专利被提起无效审查，则该无效案件中用来无效该专利的前案对于该专利的再公告审查就是可专利性实质相关的信息。
　　该案例中，联邦法院最终判决专利有效，即McdoRald专利不足以无效Lemiuex专利，却被认为是与Lemiuex专利的可专利性实质相关的信息。由此可见，美国专利法中对于信息是否是实质相关的，评判的标准相对较为宽泛，不能简单地因为该信息不会影响该专利的可专利性，就武断地认为该信息不是实质相关的。
　　2　故意
　　虽然违反衡平原则并不像欺诈必须要有严格的证据证明前寨相关性及申请人主观故意，但是仅仅证明申请人存在简单疏忽，偶然失察及错误判断并不足以导致专利权的不可强制执行。然而，申请人的行为是“故意”，还是无意的简单疏忽，偶然失察，其中判断的标准该如何拿捏呢?
　　“故意”通常是由证据推理证明而认定的，并不必须有发明人或代理律师的供认。但是必须要有与“故意”相关的证据，尽管这个证据不必是直接证据，可以是从专利权人的行为推断而来，例如，轻率的忽视，明显的疏忽。但是，“故意”误导不能仅仅从裁定疏忽而认定，专利权人的主观诚实是一个可以考虑的因素。“在Kinsdown案中法官认为推断”故意“有赖于案件总体情况，包括(专利权人)过失本质及过失的程度，以及是否存在主观善意。在Allen Archery案中，发明人及其专利律师辩称，完全是出于善意，他们认为前案与涉案专利的新颖性及创造性无关，因此，没有提交给专利局。但是，判断前案是否与涉案专利的新颖性或创造性相关，应当从最大范围去解释权利要求，以免产生误判。
　　“实质相关性”与“故意”并非完全分离的：相关性越高，则判定违反衡平原则所需的“故意”程度越低。当专利权人面对相关性非常高的前案，并且有明确证据表明专利权人知道或应当知道这件前案的相关性时，“善意的误判”这一理由难以阻止“故意”误导的认定。因此，在这种情形下单纯一味否认“故意”是没有用的。
　　一般来说，扣缴或隐藏用来核驳相对应的外国申请(指非美国申请)的前案是被认定“故意”的重要事实因素。因此，若有对应的中国专利在审查过程中被中国专利局找到的前案核驳，申请人应当及时向美国专利局提交相关的前案，以避免该美国专利申请在后续过程中被判为不可强制执行。
　　另外，发明人之前生产的产品若有销售行为，而没有向专利局如实披 露该产品，尽管该产品并不是与专利申请完全相同，但揭示了该专利区别于前案的重要技术特征，也会造成“故意”误导专利局的后果。
　　当然，弄虚造假的行为比隐藏信息更容易判定为“故意”。专利申请人提交非英文的前案或文献信息时，仅仅翻译相关性较小的那部分，有可能误导审查员使其认为该前案之相关性较小，将造成“推断隐藏”。
　　
　　是否废除专利权不可强制作执行的抗辩的讨论
　　
　　考虑到美国约束违反衡平原则的行为制度的正面意义，在中国有些学者也呼吁效仿美国，建立相关的申请人披露告知制度。而实际上，目前在美国专利法的改革提议讨论中，美国专利业界也正在对是否应该废除因违反衡平原则的行为而主张专利权不可强制执行的抗辩进行激烈的讨论。美国国家科学院也曾为美国专利法的改革提议撰文，建议废除以专利权人在专利申请过程中有违反衡平原则的行为而主张专利权不可强制执行的抗辩。
　　建议废除者主要的原因有：(1)没有明确的客观标准可以来界定哪些行为是违反衡平原则的行为，违反衡平原则的行为的判断是基于特定事实的个人主观判断；(2)法院对申请人披露告知义务的要求是难以达到的最高程度的坦白诚实；(3)对于两要素“与可专利性实质相关的信息”和“故意”的标准没有清晰明确的界定；(4)美国联邦巡回法院也指出不可强制执行的抗辩已经如瘟疫一样过渡滥用，不仅增加了诉讼的成本也降低了诉讼效率。
　　不过，近日美国律师协会的知识产权部在写给参议院司法委员会的美国专利法的改革提议中仍然建议：违反衡平原则的行为而主张专利权不可强制执行的抗辩制度应该进一步修订改善并保留下来。
　　美国专利业界尚且还在检讨设立披露告知义务的法律意义与实际效果，并对进一步修改完善违反衡平原则的行为的认定标准莫衷一是，因此，对于效仿美国建立我国自己相关制度的呼吁，笔者认为还要三思而后行。而且，我国和美国的司法制度、诉讼程序，司法理念，法治发展现状都有明显的差异和差距。例如，中国没有美国的在审理前的调查取证程序，在中国被控侵权方很难获得专利权人违反衡平原则的行为的证据。而在美国，被控侵权方可以利用此调查取证程序对专利权人一方的证人，物证以及其他信息进行调查。从而掌握专利权人在获取专利的过程中是否有违反衡平原则的行为的证据。
　　
　　中国的专利业者在处理美国
　　专利申请时应当注意的一些问题
　　
　　下面笔者简要介绍一下中国的专利业者在处理美国专利申请时，为避免违反衡平原则应当注意的一些问题。
　　1　所有相关人员都有披露告知义务
　　除了发明人之外，任何参与到美国专利申请文件的准备，送件和答辩过程的个人都有上述揭露义务。比如，美国申请的撰写者、核稿人、送件的专利代理人都必须把其所得知的任何相关公开出版物，专利、专利申请公开，以及其他该发明在美国的公开使用，或销售活动告知审查员。
　　2　确认所有发明人都是真正的发明人
　　以下两种情况发明人身份上的错误都可能导致专利无法实施：(1)发明人名单里至少有一个不是真正的发明人，或者(2)如果有至少一个真正的发明人没有出现在发明人名单中。
　　3　注意企业状态的变化
　　对于向美国专利商标局提出专利申请时的企业状态是小企业时，如果随后，无论是审查当中还是专利授权后，当企业已经发展为大企业时，应当及时根据大企业缴纳各种费用。
　　4　避免任何虚假陈述
　　在审查过程中，有时发明人可能会为克服驳回，而出示一些证据或者作出宣誓声明克服前案，但是要避免任何虚假证明或虚假陈述。
　　5　向发明人确认美国专利申请中是否已经揭露了最佳的实施例
　　在美国专利申请中，故意隐藏最佳的实施例也可能会导致专利无法实施。
　　6　告知美国专利商标局其他的相关同时处于审查中的申请
　　如果申请人在美国同时有其他的一些与本发明相关的的申请，而且这些申请的内容与本申请的可专利性实质相关的，那么，发明人也有义务把这些申请的信息告知审查员。
　　7　发明人的宣誓书应确认后签字
　　发明人应当在阅读，并理解宣誓书而且认可之后才签字。如果发明人不能阅读或理解英文，应该提供发明人相应的中文的版本，以解释英文版本的宣誓书的内容。
　　8　中国审查员在专利审查过程中引用的前案的揭露
　　如果中国审查员在审查与美国申请相对应的中国专利申请时，引用了一些前案。那么，这些前案也应当告知美国的审查员。注意：不论该美国申请是否主张了相应的中文申请的优先权，只要中国申请的内容对美国申请的可专利性有影响，那么，发明人就有上述告知义务。同样，如果同时还有与美国申请相对应的其他国家的专利申请，例如，日本专利申请、韩国专利申请，那么，这些他国审查员在审查中所引用的前案也应当告知美国的审查员。
　　9　非英文的前案需要翻译或者提供相关性简要说明
　　如果告知美国审查员的前案是非英文的，例如，中国审查员在审查相对应的中国专利申请时引用的是中文的前案，那么，要么提供一个简要说明阐述该前案与美国专利申请的相关性，要么提供该中文前案的英文翻译，或者提供在其他国申请的等价的英文版本的专利申请。
　　10　告知义务贯穿于整个美国专利的审查期间
　　在美国专利申请被放弃，授权之前这段时间，与美国申请相关的人一直都有义务及时把得知的对美国申请的可专利性会有影响的前案告之审查员。
　　11　递交的前案建议用最低相关性标准，不要用实质相关性标准
　　只要是发现或者怀疑某前寨与美国申请相关就应当及时告知美国的审查员。尽量不要只揭露自己判断为是对美国申请的可专利性会有重要影响的前案。有些申请人自认为不实质相关的前案，随后在诉讼过程中很可能会被认定是对可专利性实质相关的。