专利侵权典型案例 [利用情报分析方法降低失效专利侵权风险]

　　摘要：为了避免失效专利在使用过程中产生侵权的风险，文章从失效专利产生的十大原因入手，深入分析了失效专利在利用过程中产生侵权的主要原因，并提出采用专利情报分析方法对失效专利进行定性分析，从而为安全、有效利用失效专利提供了保障，避免知识产权纠纷的产生。
　　关键词：失效专利；专利情报；情报分析；侵权
　　中图分类号：T-18文献标识码：A
　　失效专利，泛指申请专利最终未获批准、已获授权但又被宣告无效和未申请专利的发明创造技术等。简单的说就是失去专利法保护的发明创造。虽然失效专利因为种种原因失去了专利法的保护，但这项发明这项发明创造并不一定失效，依然可能是有用的、先进的技术，可以发挥出经济效益。所以说，失效专利仍有很高的经济、技术价值，是不花钱就可以获得的技术资源。
　　1失效专利产生的主要原因
　　根据《中华人民共和国专利法》（2008修正）和2010年修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》，我国失效专利产生的原因主要有以下几点：
　　1.1专利申请文件不符合初审要求
　　国务院专利行政部门在受理专利申请后，要对其进行形式审查，若专利申请人提交的文件（包括：请求书、说明书、摘要、权利要求书、外观设计图片等）不符合要求，则要求申请人在指定的期限内补正。申请人期满未补正的，其申请视为撤回。补正后仍不符合专利法要求的，则被驳回。无论是“视为撤回”还是“被驳回”的申请专利都是一种失效专利。
　　1.2逾期不请求实质审查
　　经国务院专利行政部门初审合格的发明专利申请，如申请人自申请日起三年内，无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回，成为失效专利。
　　1.3无正当理由拒不递交国外申请材料
　　对于在外国提出过申请的发明专利，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交其国外申请的检索资料或审查结果资料，如无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回，则该项专利申请对于我国来讲，就是失效专利。
　　1.4专利申请人无正当理由逾期不复
　　经国务院专利行政部门初审合格的发明专利申请，在实质审查后，不符合专利法规定，而申请人未在指定的期限内陈述意见或对其申请进行修改，无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回，成为失效专利。
　　1.5被驳回的不符合专利法规定的发明专利申请案
　　发明专利申请人按照要求在指定的期限内对自己递交的申请案陈述意见，并进行修改后，仍被认为不符合专利法规定的，国务院专利行政部门应当予以驳回，形成失效专利。
　　1.6专利超过了专利法所规定的保护年限，而自然失去专利权
　　发明专利的专利权为20年，实用新型和外观设计专利的专利权为10年，超过规定年限的均成为失效专利。
　　1.7专利权人未按规定交纳年费
　　专利权人自专利授权的年度起，直到专利保护期限届满专利权终止，每年都要缴纳一定的费用，这就是年费。准确地缴纳年费，是维持专利权有效的前提。如果没有按规定时间缴纳或缴纳数额不足的，可以在年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳相应数额的滞纳金，否则将导致专利权在期满前终止，该专利即成为失效专利。
　　1.8专利权人以书面声明放弃其专利权
　　放弃专利权是指专利权人放弃了对其专利发明的独占实施权。也就是说，某项发明创造的专利权尚在法定的保护期限内，权利人以书面声明的方式，不再主张其独占权利，该专利技术从此成为失效专利，任何人都可以自由、无偿使用。
　　1.9专利权被宣告无效
　　专利权宣告无效是指已被授予的专利权因不符合专利法的规定，根据有关单位与个人的请求，由国家知识产权局专利复审委员会复审后宣告该专利不具有法律效力。宣告无效的专利权视为自始即不存在。
　　1.10未向国家知识产权局提出申请专利的发明创造
　　我国公众的专利和知识产权意识还比较薄弱，认为研制出了科技成果，通过了技术鉴定，发表了论文，获得了成果奖励，就拥有了自主知识产权。事实上没有提出申请专利并获授权的发明创造不受法律保护，在某种意义上讲也是一种失效专利。另外，根据世界保护工业产权巴黎公约的“专利一国独立原则”，外国专利如果在一定期限内不另行在中国申请，就丧失了优先权，也就不受中国专利法保护，这对于我国来说，就是一种失效专利。
　　2 失效专利在利用过程中产生侵权的主要原因
　　失效专利并不能盲目的拿过来就用，因为有些“失效”专利并不是真正的失效。在应用失效专利之前，必须要对失效专利进行认真的分析，以规避产生不必要的专利侵权风险。失效专利在应用过程中产生侵权的主要原因如下：
　　2.1 很多专利可能仅仅是某一技术的一个发展阶段的总结，或是在原有专利的基础上增加一些新的技术特征，即所谓的“专利簇”或“从属专利”，这些专利的实施往往依赖于原有专利的实施，这种情况下，某一技术的某一专利权的失效，并不等于该技术的实施不会受到其他仍处于有效期内的专利权的制约。一旦实施了这类失效专利，就必然侵犯在先专利(还在保护期内)的专利权。
　　2.2 基于“逾期不请求实质审查”和“无正当理由逾期不复视为撤回”所形成的失效专利，这类发明专利申请文件虽经初审合格，但并不意味着该申请最终必然授权，它仅仅说明该申请的内容与形式符合专利申请的条件，并不说明该申请的内容符合授权条件。这类失效专利在开发利用时，务必先进行查新，待确证无误后，才予以考虑。若稍不注意，易引起知识产权纠纷。
　　2.3 基于“被驳回的不符合专利法规定的发明专利申请”所形成的失效专利，虽然申请已通过初审，但未通过实质审查，这类失效专利的专利性（新颖性、创造性和实用性）值得怀疑，应谨慎使用。特别是被驳回所产生的失效专利，一定要真正搞清未能授权的原因再作选择利用，防止在利用过程中与有效专利出现侵权纠纷。
　　2.4 基于“专利权期满”或“专利权人未交纳年费”所形成的失效专利，虽然这类专利技术大多比较先进，具有较高的开发利用价值，但若盲目利用也完全有发生侵权的可能。主要是因为，我国在专利审查过程中，对实用新型和外观设计专利只进行初步审查，不进行实质审查，因而也就没有经过新颖性检索，很可能某个实用新型专利与某个在先的发明或实用新型专利保护的范围是一致的，此后由于未缴费或期满等原因，专利权终止了，成为失效专利。与此同时，在先的专利或实用新型可能尚处于保护期，这时使用该失效专利就会造成侵权。
　　2.5 基于“专利被宣告无效”所形成的失效专利，主要是自身不具备授权条件，发明专利申请在实质审查过程中疏漏了不能授权的条件，实用新型专利申请不需进行实质审查所致，最后沦为失效专利。其中，除了部分是因申请日前在杂志或国外专利文献中公开外，有相当部分是与中国专利的优先权相冲突而造成的。即这类专利的失效是因为有类似的专利在它之前申请了。这类专利有一定开发利用价值，但易与某些有效专利产生知识产权纠纷。
　　2.6 基于“未向我国提出申请专利的国外发明创造”和“拒不递交国外申请材料”所形成的失效专利，这些国外专利都经过了科学审查，技术可靠可行，其整体水平及实用价值较高，无偿地使用国外这些先进技术对加快企业发展步伐，提升企业在同行业的竞争实力有很大的帮助。但由于专利的地域性特点，在中国成为失效专利，并不意味着在其他国家的相关专利权是也失效状态。因此，对于那些有出口业务的企业来说，在使用该类失效专利前一定要弄清楚该技术在出口国的专利状况，以免产品出口到专利所辖地域，引起产权纠纷。
　　3失效专利的情报分析
　　鉴于以上原因，为了避免失效专利在利用过程中产生侵权，本文提出采用专利情报分析方法对失效专利进行情报分析。专利情报分析就是在对专利情报进行筛选、鉴定、整理基础上，利用文献计量学的各种方法和手段，对其中所含的各种情报要素进行统计、排序、对比、分析和研究，从而揭示专利情报流的深层动态特征，了解技术、经济发展的过去及现状，进行技术评价和技术预测。专利情报分析是保障企业技术竞争领先的有效措施和得力手段，是企业技术创新的重要内容，对企业应用新技术、新方法，提高核心竞争力有着重要的指导意义。
　　专利情报的分析方法主要分为定量分析和定性分析两种。本文主张采用定性分析法对失效专利进行情报分析。定性分析也称为技术分析，是以专利说明书、权力要求图纸等技术内容或专利的“质”来识别专利，并按技术特征来归并有关专利使其有序化。一般用来获得技术动向、特定权利状态等方面的情报，从而达到调查技术动向的目的。
　　3.1由于专利的法律状态是动态变化的，要想判断一个专利是否真的是失效专利，首先要对专利的法律状态进行检索，并进一步通过专利登记簿加以证实。
　　专利法律状态检索是指对一项专利或专利申请当前所处的状态进行检索，其目的是了解专利申请是否授权，授权专利是否有效，专利权人是否变更，以及与专利法律状态相关的信息。专利登记簿是发明、实用新型和外观设计专利申请授予专利权后，专利局记录其法律状态及其有关事项的文件。一项专利，随着法律状态的变化，其受专利法保护的程度也随之变化，适时的专利法律状态检索，可以帮助企业或研究机构规避侵权，合理、有效利用失效专利信息。
　　3.2如果一项专利通过法律状态检索后确定是失效专利，则最好判断其同族专利是否失效，以降低引起的专利侵权的风险。（注：同一项发明创造在多个国家申请专利而产生的一组内容相同或基本相同的文件出版物,称一个专利族。在同一专利族中,每件文件出版物互为同族专利。）要想判断一个专利的同族专利是否失效，首先要进行同族专利检索，检索出该专利的同族专利，然后再对它的同族专利进行法律状态检索。
　　3.3利用失效专利在有效专利数据库中进行检索：①利用失效专利的名称，在有效专利数据库中进行检索，查找与之名称相同或相近的专利；②利用失效专利的相关技术，在有效专利数据库中进行检索，查找与其技术相同或相近的发明创造；③针对专利权人或发明（设计人）进行检索，看看同一发明人是否还有与之相关的有效专利存在。
　　3.4将检索出的有效专利和该失效专利从用途、原理、材料、结构和方法等方面进行认真比对分析，并生成预警报告。若发现有效专利与失效专利保护的是同样的发明创造，或该有效专利的保护内容覆盖该失效专利保护的内容，这种情况下的失效专利一定要避免直接使用以免造成侵权。
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